Algemeen, octrooien, modellen, domeinnamen,
handelsnamen, auteursrecht, merken en naburige rechten.
Veelgestelde vragen over merken:
1. Welke eigenschap moet een teken bezitten om een merk te mogen vormen?
2. Wat is een individueel merk?
3. Wat is een collectief merk?
4. Wat is de bescherming omvang van het merkenrecht?
5. Welke tekens zijn uitgesloten van een merkbescherming?
6. Wat wordt bedoeld met ‘classificatie’?
7. Op welke gronden kan mijn depot worden geweigerd?
8. Wanneer mist een merk onderscheidend vermogen?
9. Wat is inburgering?
10. Wat is ‘verwording tot soortnaam?
11. Wanneer is een merk in strijd met de goede zeden of de openbare orde?
12. Wanneer is een merk misleidend?
13. Mag een merk dat geweigerd is wel gebruikt worden?
14. Welke vormen kunnen geen merk zijn?
15. Wanneer is er sprake van ‘soortgelijkheid’ van waren en/of diensten?
16. Wanneer is er sprake van ‘gevaar voor verwarring’?
17. Kan een merkhouder ook optreden als zijn merk voor andere soorten producten wordt gebruikt?
18. Moet een merk gebruikt worden om de rechten op een merkregistratie te handhaven?
19. Wat is ‘normaal gebruik’?
20. Kan een merk gedeeltelijk worden overgedragen?
21. Wat zijn uitsluitingsgronden ?
22. Wat zijn traditionele en niet traditionele merken
23. Wanneer begint de merkbescherming?
24. Heb ik na verval nog merkrechten?
25. Wat is een heropnemingsdepot?
26. Wat is oppositie?
27. Wie kan oppositie instellen of opponeren?
28. Kan ook een licentiehouder opponeren?
29. Wanneer kan oppositie worden ingediend?
29. Kan ook al eerder actie genomen worden tegen een conflicterend merk?
30. Waar kan ik oppositie indienen?
31. Wat gebeurt er als er oppositie ingesteld is?
32. Hoeveel is de oppositietaks en moet deze ineens betaald worden?
33. Wat als de oppositie ontvankelijk is?
34. Hoe gaat de oppositieprocedure verder?
35. Kan de cooling-off periode verlengd worden?
36. Kan tegen de beslissing in een oppositie in beroep worden gegaan?
Antwoorden
1. Welke eigenschap moet een teken bezitten om een merk te mogen vormen?
Behalve onderscheidend vermogen om het product van andere ondernemingen te kunnen onderscheiden moet een merk ook grafisch weer te geven zijn om in het merkenregister te kunnen worden opgenomen.
2. Wat is een individueel merk?
Een individueel merk is een merk dat producten (waren of diensten) van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. De meeste merken zijn individuele merken.
3. Wat is een collectief merk?
Een collectief merk is een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van de producten (waren of diensten) onderscheidt. De gebruikers van een collectief merk moeten aan bepaalde criteria voldoen teneinde het merk te mogen voeren. De houder van een collectief merk gebruikt het merk zelf niet maar houdt toezicht op het gebruik van het merk. Voorbeelden zijn: Wolmerk, Bovag, etcetera.
4. Wat is de bescherming omvang van het merkenrecht?
De beschermingsomvang van een merk is geografisch beperkt. In principe moet een merk in elk land waar bescherming gezocht wordt worden gedeponeerd.
5. Welke tekens zijn uitgesloten van een merkbescherming?
Bescherming wordt geweigerd voor tekens gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik (als soortnaam), evenmin voor tekens die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, misleidend zijn, of uit officiële vlaggen, wapens en andere staatsemblemen bestaan. Ook zijn er ook een aantal vormen die zijn uitgesloten voor registratie.
6. Wat wordt bedoeld met ‘classificatie’?
Bij het deponeren van een merk moet aangegeven worden aan welke waren en/of diensten het merk gekoppeld wordt. De waren en diensten worden om administratieve redenen gerangschikt in 45 verschillende waren- en dienstenklassen. De inhoud van de verschillende klassen is internationaal vrijwel overal hetzelfde. De klassen verschillen onderling naar de aard van de waren en diensten.
7. Op welke gronden kan mijn depot worden geweigerd?
Het depot kan worden geweigerd indien het teken geen voorwerp kan zijn van een merkdepot. Het depot kan niet worden geweigerd indien er al een ouder identiek of overeenstemmend merk in het register is ingeschreven. In dat geval is het aan de houder van dat oudere merk om hiertegen actie te ondernemen.
8. Wanneer mist een merk onderscheidend vermogen?
Onderscheidend vermogen ontbreekt bijvoorbeeld als een merk beschrijvend is in relatie tot een bepaald product of een bepaalde dienst.
9. Wat is inburgering?
Een niet-onderscheidend teken kan na langdurig en intensief gebruik inburgeren worden en alsnog dan onderscheidend vermogen verkrijgen. Voorbeelden van ingeburgerde merken zijn Volkswagen, Volkskrant en Algemeen Dagblad.
10. Wat is ‘verwording tot soortnaam?
Wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke naam voor een product of dienst is geworden is het merk verworden tot soortnaam. De houder kan dan geen rechten meer op het merk doen gelden. Voorbeelden van merknamen die zijn verworden tot soortnaam zijn Linoleum, TL (buis), Teflon en Frisbee.
11. Wanneer is een merk in strijd met de goede zeden of de openbare orde?
Merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde zullen door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom worden geweigerd. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan merken die het koningshuis beledigen, bijvoorbeeld het merk ‘Trix is niks’ die ooit is geweigerd. Bij onzedelijke merken kunt u denken aan een schunnige plaatje.
12. Wanneer is een merk misleidend?
Een merk is misleidend wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de elementen in het merk en anderzijds de bij het depot opgegeven waren en diensten, waardoor het gebruik van het merk misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben.
13. Mag een merk dat geweigerd is wel gebruikt worden?
In beginsel kan een geweigerd merk gewoon gebruikt worden. Echter, het merk geniet dan geen bescherming onder de Benelux Merkenwet. Een voorbeeld is het merk Biomild van Campina.
14. Welke vormen kunnen geen merk zijn?
Bepaalde vormen kunnen niet als merk beschermd worden. Die zijn: 1) vormen die door de aard van de waar bepaald zijn, 2) vormen die de wezenlijke waarde beïnvloeden en 3) vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.
15. Wanneer is er sprake van ‘soortgelijkheid’ van waren en/of diensten?
Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn moet rekening worden
gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat
zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair
karakter ervan, bijvoorbeeld bier en wijn, diensten van een bank en hypotheekadvies.
16. Wanneer is er sprake van ‘gevaar voor verwarring’?
Als twee merken veel op elkaar lijken kan er verwarringsgevaar ontstaan. Dit kan direct verwarringsgevaar zijn, wat wil zeggen dat de consument bij het zien van het ene merk meent dat het andere is. Maar het kan ook indirect verwarringsgevaar zijn; wanneer de consument wel ziet dat er verschillen zijn, maar desondanks meent dat de merken van dezelfde onderneming afkomstig zijn.
17. Kan een merkhouder ook optreden als zijn merk voor andere soorten producten wordt gebruikt?
Een merkrecht geeft primair bescherming voor de categorie waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In principe geeft het merkrecht de merkhouder niet het recht op te treden tegen iemand die zijn merk voor totaal andersoortige producten gebruikt. Er is echter wel een belangrijke uitzondering op de regel. De merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van zijn merk voor totaal andere waren en diensten als hij kan aantonen dat (1) zijn merk bekend is en (2) zijn merk een bepaalde vorm van schade ondervindt van het gebruik van de ander.
18. Moet een merk gebruikt worden om de rechten op een merkregistratie te handhaven?
Ja, binnen vijf jaar na de depotdatum moet het merk op een normale wijze in het economische verkeer worden gebruikt. Bovendien mag het gebruik van het merk niet worden onderbroken voor een periode langer dan vijf jaar, tenzij daar een goede reden voor is.
19. Wat is ‘normaal gebruik’?
Bij normaal gebruik van een merk gaat er om wat gebruikelijk is in een bepaalde branche. Zo zal het bijvoorbeeld voor een handelaar in tankstations voldoende zijn als hij tien stations in een jaar verkoopt onder die merknaam, waardoor zijn rechten op die mannier blijven in stand. Dat ligt heel anders voor een bierfabrikant. Die moet een flink aantal blikjes/ flesjes verkopen om zijn merk in stand te houden.
20. Kan een merk gedeeltelijk worden overgedragen?
Ja. Gedeeltelijke overdracht van een merkregistratie kan ook dat is dus overdracht van het merk voor een deel van de waren en diensten.
21. Wat zijn uitsluitingsgronden?
tenslotte bestaan nog enkele bijzondere uitsluitingsgronden voor vormmerken.
22. Wat zijn traditionele en niet traditionele merken
Traditionele merken zijn de gebruikelijke woordmerken, beeldmerken (logo’s) en woordbeeldmerken (combinatie van woord en logo) al dan niet in kleur. De niet-traditionele merken zijn o.a. geluidsmerken, smaakmerken, tastmerken en geurmerken.
23. Wanneer begint de merkbescherming?
Onder de Merkenwet 1893 ontstond het merkrecht door het eerste gebruik waarbij de inschrijving een vermoeden van gebruik inhield. De oude Benelux Merkenwet (BMW) bepaalde dat het recht ontstond bij inschrijving en vanaf 1 januari 2004 bij het depot. Onder de nieuwe wetgeving (BVIE) ontstaat het recht weer bij registratie maar met terugwerkende kracht vanaf de datum van het depot.
24. Heb ik na verval nog merkrechten?
Na verval van de inschrijving kan de merkhouder tot 2 jaar een depot van hetzelfde of overeenstemmend merk door een derde tegen houden.
25. Wat is een heropnemingsdepot?
Na verval van de inschrijving kan de voormalige merkhouder tot 2 jaar opnieuw zijn merk deponeren, dit wordt een heropnemingsdepot genoemd.
26. Wat is oppositie?
Tegen de registratie van een depot of spoedinschrijving van een merk kan bezwaar worden gemaakt door het instellen van oppositie tijdens de registratie procedure.
27. Wie kan oppositie instellen of opponeren?
De houder van een ouder merk of depot of zijn licentienemer mits deze toestemming heeft. Ook de houder van een Algemeen Bekend Merk (ABM) kan oppositie instellen.
28. Kan ook een licentiehouder opponeren?
Ja, ook een licentienemer kan oppositie instellen mits deze daartoe toestemming heeft gegeven.
29. Wanneer kan oppositie worden ingediend?
De oppositie kan alleen ingediend worden tijdens de oppositieperiode in de 2 maanden volgend op de publicatie van het depot of de spoedregistratie. Als de publicatie in Januari is dan zijn de oppositiemaanden Februari en Maart.
29. Kan ook al eerder actie genomen worden tegen een conflicterend merk?
Ja, zodra het conflicterende merk als depot of spoedregistratie gepubliceerd is en de contactgegevens bekend zijn kan men buiten de oppositieperiode de andere partij via minnelijke weg proberen het depot of merk in te trekken.
30. Waar kan ik oppositie indienen?
De oppositie moet in het geval van Benelux merk ingediend worden bij het Benelux Bureau van Intellectuele Eigendom te Den Haag en in het geval van een Europees merk indienen bij het Europese Merkenbureau in Alicante, Spanje.
31. Wat gebeurt er als er oppositie ingesteld is?
Allereerst gaat het BBIE onderzoeken of de oppositie ontvankelijk is. De opposant kan gelegenheid krijgen om eventuele gebreken op te heffen.
Zo moet minimaal 40% van de oppositietaks betaald zijn.
32. Hoeveel is de oppositietaks en moet deze ineens betaald worden?
De totale taks is €1000, hiervan moet 40% betaald zijn als voorwaarde om de oppositie ontvankelijk te maken en de resterende 60% als voorwaarde voor het daadwerkelijk starten van de oppositieprocedure.
33. Wat als de oppositie ontvankelijk is?
Als de oppositie ontvankelijk is dan volgt er eerst de zogenaamde cooling-off periode waarin partijen de kans krijgen om e.e.a. onderling minnelijk te schikken. Na afloop van deze periode en de resterende 60% van de oppositietaks is betaald zal de oppositieprocedure aanvangen.
34. Hoe gaat de oppositieprocedure verder?
Bij het aanvangen van de oppositieprocedure krijgt de opposant 2 maanden de tijd om de oppositie te onderbouwen (argumenteren).
Daarna krijgt de verweerder 2 maanden de tijd om hierop te reageren.
Eventueel kan de verweerder verzoeken om bewijs van gebruik als het merk van de opposant ouder is dan 5 jaar. De opposant krijgt weer 2 maanden de tijd om dit bewijs te leveren.
Eventueel kan het bureau nadere informatie vragen en zelfs de partijen horen. Dan volgt een uitspraak.
35. Kan de cooling-off periode verlengd worden?
De cooling-off periode kan verlengd worden op verzoek van beide partijen met telkens 2 maanden.
Als dit verzoek gebeurt voordat de oppositieprocedure aangevangen is zijn hier geen kosten aan verbonden, daarna moet er een verlengtaks betaald worden.
36. Kan tegen de beslissing in een oppositie in beroep worden gegaan?
Ja, het is mogelijk om in beroep te gaan tegen de beslissing van het BBIE bij het Gerechtshof van Den Haag in een verzoekschrift procedure.